【TOP 2018】Những điều cần biết khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Khi thương hiệu Việt bị mất tại nước ngoài?

 Trong vòng 15 năm trở lại đây, cụm từ “mất thương hiệu” trở thành chủ đề nóng được báo chí liên tục đưa tin và bình luận. Những thông tin như Vinataba mất thương hiệu tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và 9 nước Asean, Trung Nguyên mất thương hiệu tại Mỹ, Vifon tại Ba Lan hay gần đây nhất là cà phê Buôn Ma Thuột mất thương hiệu tại Mỹ và Trung Quốc đã khiến doanh nghiệp Việt Nam ngỡ ngàng nhận ra rằng trận đấu trên sân chơi quốc tế không đơn giản như khi đá bóng trên sân nhà với nhiều hậu thuẫn. Có thời, một số Tổng Công ty lớn thậm chí không nghĩ tới việc đăng ký nhãn hiệu trong nước, bởi khi cần, chỉ mất chưa đầy 1 tháng họ đã vừa xác lập quyền vừa được cấp bằng một cách đầy ưu ái như PetroVietNam thì… tại Mỹ thương hiệu có tiếng này nghiễm nhiên bị một cá nhân chiếm quyền đăng ký.

Những động thái tích cực thời gian qua từ phía Nhà nước và dư luận đã khiến doanh nghiệp Việt cảnh giác, thận trọng và có ý thức bảo vệ tài sản thương hiệu hơn. Hàng trăm thương hiệu Việt đã được đăng ký ra nước ngoài, và rất nhiều cuộc chiến giành lại thương hiệu Việt diễn ra trên chính sân chơi quốc tế và có những chiến thắng đã thuộc về người Việt.

Đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng, HAIHAN-IP đã và đang hỗ trợ tư vấn rất nhiều doanh nghiệp Việt trong vấn đề đăng ký quốc tế cũng như thành công trong việc giành lại quyền thương hiệu bị mất. Trong Chuyên đề đặc biệt này, HAIHAN-IP sẽ tập hợp những kinh nghiệm thực tế và những kiến thức nền tảng với hy vọng sẽ cung cấp những định hướng cũng như giải pháp cho các doanh nghiệp liên quan đến đến các vấn đề trong đăng ký quốc tế.

Nhãn hiệu Việt Nam bị mất trên quyền trên thị trường thế giới.

Khái niệm Thương hiệu có nhiều cách định nghĩa khác nhau nhưng về căn bản nó mang mang tính phân biệt hoặc chỉ dẫn đến một nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ, thể hiện niềm tin của người tiêu dùng đối với một sản phẩm cụ thể và thậm chí trong một số trường hợp nó còn liên hệ tới hình ảnh của một quốc gia. Dưới góc độ pháp lý, một thương hiệu có thể được bảo hộ dưới nhiều dạng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác nhau, ví dụ như Nhãn hiệu, Tên thương mại, Chỉ dẫn địa lý,…

Sự phát hiện hàng loạt thương hiệu Việt bị mất tại nước ngoài đã dấy lên sự quan ngại nghiêm trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về rủi ro pháp lý và rủi ro trong hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Và câu hỏi đặt ra là: Tại sao thương hiệu dễ bị mất?

Tại sao thương hiệu dễ bị mất?

Xét dưới góc độ xã hội, trong thời gian 15 năm trở về trước, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam chỉ quan tâm tới các giá trị tài sản hữu hình và chưa nhìn nhận đến giá trị vô hình của tài sản thương hiệu. Vào thời điểm đó, phần lớn các nhãn hiệu được đăng ký tại Việt Nam mang yếu tố nước ngoài, còn chính các thương hiệu Việt cũng không gây được sự chú ý và quan tâm của người Việt. Thiếu sự phòng bị và kiến thức là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng mất thương hiệu ở nước ngoài thậm chí là ngay trên sân nhà, trên đất của người Việt.

Xét dưới góc độ pháp lý, trong hoàn cảnh khách quan, các đối tượng xấu đã lợi dụng một số nguyên tắc cơ bản để xác lập quyền sở hữu cho mình nhằm chiếm đoạt thương hiệu của Việt Nam, cụ thể như:

Nguyên tắc giới hạn quyền độc quyền theo lãnh thổ: Đặc trưng của quyền SHCN là quyền bị giới hạn theo nguyên tắc lãnh thổ, nghĩa là đăng ký ở đâu thì chỉ được hưởng quyền độc quyền ở lãnh thổ đó mà không mặc nhiên phát sinh hiệu lực ở nước khác.

Nguyên tắc ai nộp đơn đăng ký trước thì được cấp trước: Hầu hết luật nhãn hiệu các nước trên thế giới đều quy định chỉ có đơn đăng ký nhãn hiệu nào được nộp sớm nhất trong số các đơn đăng ký nhãn hiệu đó thì mới được cấp đăng ký bảo hộ.

Từ nguyên nhân chủ quan và khách quan trên có thể thấy hầu hết các doanh nghiệp Việt chỉ nhìn nhận được giá trị của thương hiệu khi đã bị mất quyền đăng ký.

Hậu quả của việc mất thương hiệu

Báo chí đã đưa ra nhiều bài viết phân tích về hậu quả của việc mất Thương hiệu và xét một cách toàn diện, có thể thấy hàng loạt mối nguy hại không chỉ về kinh tế đối với cá nhân, doanh nghiệp mà còn nguy hại cho xã hội và ảnh hưởng tới uy tín quốc gia. Thương hiệu là tài sản có giá trị của một doanh nghiệp và trong một chừng mực, thương hiệu còn là tài sản của quốc gia khi nó mang theo những đặc thù tính chất riêng biệt tạo nên diện mạo kinh tế và văn hóa của quốc gia đó. Ngày nay, cả thế giới đều thừa nhận những thương hiệu lớn nhất có giá trị lên đến vài chục tỷ đô la Mỹ. Nói tới thương hiệu nổi tiếng, người Mỹ luôn nhắc tới CocaCola, MicroSoft, Apple hay Boeing, người Pháp tự hào có Bordeaux, người Hà Lan có Nestle và người khổng lồ Unilever, người Đức nổi tiếng với các thương hiệu xe hơi Mercedes, Porche hay Volkswagen, người Italia có những thương hiệu thời trang danh tiếng nhất như Gucci, Prada hay Versace… Ngoài ra, mất thương hiệu sẽ gây ra những hậu quả đặc biệt tai hại, chẳng hạn như:

(i) Chủ sở hữu thương hiệu phải đối mặt với nguy cơ bị kiện hoặc bị cấm xuất khẩu vào lãnh thổ bị mất thương hiệu do xâm phạm quyền độc quyền của thương hiệu đã đăng ký tại lãnh thổ đó bất kỳ lúc nào;

(ii) Chủ sở hữu thương hiệu đánh mất một khoản doanh thu đáng lẽ được hưởng tại nước đó hoặc đánh mất cơ hội thâm nhập thị trường đó;

(iii) Uy tín và danh tiếng gắn liền với thương hiệu có thể bị suy giảm nghiêm trọng khi một mặt người tiêu dùng không phân biệt được nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ đang cung cấp bởi cùng một thương hiệu, hoặc mặt khác trong một số trường hợp kẻ chiếm đoạt lợi dụng uy tín của thương hiệu sản xuất và cung ứng ra thị trường hàng hóa kém chất lượng, đánh lừa người tiêu dùng nhằm động cơ trục lợi hoặc hủy hoại danh tiếng của thương hiệu;

(iv) Kẻ chiếm đoạt thương hiệu vô hình chung đã trở thành kẻ mạo danh được hợp pháp hóa thông qua văn bằng bảo hộ đối với thương hiệu đó.

Hệ thống Đăng ký Quốc tế

Khi doanh nghiệp đã có một cái nhìn toàn diện về giá trị của thương hiệu, vấn đề đặt ra sẽ là doanh nghiệp sẽ bắt đầu từ đâu để bảo vệ thương hiệu? Đăng ký thương hiệu ra nước ngoài theo phương thức nộp trực tiếp quốc gia hay theo hệ thống Đăng ký quốc tế Madrid? Thực tế v iệc đăng ký thương hiệu ở nước ngoài phụ thuộc hoàn toàn vào chiến lược của mỗi Công ty. Dưới đây là bài viết của chúng tôi liên quan tới một số hướng dẫn về thủ tục đăng ký quốc tế Madrid.

Bảo hộ thương hiệu bằng cách nào?

Theo luật pháp quốc tế và quốc gia hiện hành về căn bản hiện nay chỉ có 2 phương thức đăng ký bảo hộ ở nước ngoài:

(i) "Đăng ký quốc tế" nghĩa là nộp 1 đơn để được bảo hộ ở nhiều nước cùng một lúc; hoặc

(ii) “Đăng ký quốc gia" nghĩa là mỗi quốc gia phải nộp 1 đơn độc lập. Đăng ký quốc tế nêu trên có nghĩa là thực hiện việc bảo hộ thương hiệu ở phạm vi toàn cầu theo Hệ thống Madrid (gồm Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid). Hệ thống Madrid mang tính chất là một thoả thuận đa phương giữa các quốc gia theo đó cho phép chủ nhãn hiệu có thể nộp 1 đơn đăng ký duy nhất và có cơ hội bảo hộ đồng thời ở 89 lãnh thổ.

Các quốc gia tham gia Hệ thống Madrid 

Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu được vận hành theo Thoả ước Madrid và Nghị định thư Protocol tính đến ngày 15/1/2013 đã có tới 89 quốc gia là thành viên. Với một số lượng gần 90 nước tham gia, thị trường xuất khẩu hàng hóa/dịch vụ của Việt Nam hầu hết đều có mặt trong danh sách các quốc gia tham gia Hệ thống Madrid này.

Điều kiện tiên quyết để nộp đơn theo Hệ thống Madrid

Vì Vịêt Nam là thành viên của cả Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid do vậy các điều kiện tiên quyết nhằm nộp đơn quốc tế theo Hệ thống Madrid dành cho các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tồn tại dưới các dạng sau:

(i) Trường hợp các nước mà Quý Công ty yêu cầu bảo hộ là thành viên của cả Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid (ví dụ: Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức,…), hoặc trong số các nước yêu cầu bảo hộ có ít nhất một nước chỉ tham gia Nghị định thư Protocol (ví dụ: Mỹ, Nhật, Anh, Úc, Singapore, Hàn Quốc, EU, Phần Lan, Đan Mạch,..) thì Quý Công ty có thể nộp đơn đăng ký quốc tế ngay sau thời điểm nhãn hiệu của Quý Công đã được nộp đơn tại Việt Nam.

(ii) Trường hợp các nước mà Quý Công ty yêu cầu bảo hộ có chứa ít nhất 1 nước chỉ là thành viên của riêng Thoả ước Madrid (ví dụ: Algeria) thì Quý Công ty chỉ có thể nộp đơn đăng ký quốc tế ngay sau thời điểm nhãn hiệu của Quý Công đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Các ưu điểm nổi bật của Hệ thống Madrid

Ngoài ý nghĩa pháp lý tương tự như thể một nhãn hiệu được đăng ký quốc gia và có hiệu lực trong vòng 10 năm, nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid thể hiện 4 ưu điểm nổi bật nhất như sau:

(i) Chủ nhãn hiệu đăng ký quốc tế chỉ phải nộp 01 đơn duy nhất, 01 ngôn ngữ duy nhất, 01 thủ tục duy nhất và trả phí một lần duy nhất thay vì phải nộp nhiều đơn đăng ký, bằng nhiều ngôn ngữ, trải qua nhiều thủ tục và trả tiền nhiều lần khi yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu của mình ở nhiều nước;

(iii) Chi phí đăng ký quốc tế thấp hơn nhiều so với chi phí đăng ký nhãn hiệu dưới dạng đăng ký quốc gia. Trong một số trường hợp chi phí đăng ký quốc tế chỉ bằng khoảng 30% chi phí đăng ký quốc gia.

(iii) Chủ nhãn hiệu không cần phải chờ đợi quyết định chấp thuận bảo hộ từ nước yêu cầu bảo hộ, thay vì thế các nước được yêu cầu bảo hộ nếu không ban hành từ chối trong thời hạn quy định thì nhãn hiệu đó mặc nhiên phát sinh quyền độc quyền tại lãnh thổ đó. Thực tiễn cho thấy, thời hạn để nhận được văn bản bảo hộ theo đăng ký quốc tế là rất ngắn, thường khoảng từ 5-7 tháng kể từ ngày nộp đơn quốc tế ở Việt Nam để giành văn bản bảo hộ ở các nước như Mỹ, Australia, EU, Singapore, Korea, Japan,…;

(iv) Việc yêu cầu đăng ký thay đổi tên và/hoặc địa chỉ của chủ nhãn hiệu, gia hạn hiệu lực sau khi hết hạn 10 năm, đăng ký các thay đổi/chuyển nhượng khác vẫn được thực hiện bằng 01 thủ tục duy nhất, 01 ngôn ngữ duy nhất và trả phí 01 lần duy nhất.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng Hệ thống Madrid

Theo thông tin đăng tải tại website của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), số lượng nhãn hiệu nộp theo Hệ thống này ngày càng tăng, kể cả trong bối cảnh suy giảm kinh tế, các doanh nghiệp đều tìm hiểu và sử dụng Hệ thống này vì chi phí rất thấp. Tính đến nay, có tổng cộng hơn 94.523 nhãn hiệu của các nước khác nhau yêu cầu bảo hộ tại Việt Nam, trong đó các nước có yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam nhiều nhất điển hình gồm Pháp: 18057 đơn, Đức: 13565 đơn, Trung Quốc: 5538, trong khi đó vì chỉ có một số ít doanh nghiệp Việt Nam hiểu biết hệ thống này nên thực tế mới chỉ có hơn 458 nhãn hiệu có xuất xứ Việt Nam nộp ra nước ngoài theo Hệ thống này.

Quy trình cơ bản của Hệ thống Madrid

Đơn nhãn hiệu sau khi đáp ứng điều kiện tiên quyết nêu tại Mục 2 kể trên phải được nộp cho Cơ quan nhãn hiệu nước xuất xứ (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam). Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định đơn trong khoảng 1 tháng sau đó chuyển cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) có trụ sở tại Thuỵ Sĩ.

Nếu WIPO nhận được đơn quốc tế trong thời hạn không quá 2 tháng kể từ ngày đơn nhãn hiệu được nộp ở Cục Sở hữu trí tụê thì ngày nộp đơn quốc tế cũng được coi là ngày nộp đơn ở Việt Nam. Và mặt khác, chủ nhãn hiệu có quyền đòi hưởng ngày ưu tiên nộp đơn quốc tế dựa theo ngày nộp đơn ở Việt Nam với điều kiện đơn đã nộp ở Việt Nam chưa quá 6 tháng tính đến ngày WIPO nhận được hồ sơ.

Tiếp theo, WIPO sẽ tự mình thẩm định hình thức đơn quốc tế, nếu không có sai sót sẽ chính thức dịch sang các ngôn ngữ khác và đồng thời công bố trên công báo của WIPO. Tiếp đến WIPO sẽ gửi đơn đăng ký quốc tế cho Cơ quan nhãn hiệu của các nước tương ứng mà Quý Công ty yêu cầu bảo hộ. Ví dụ: Mỹ - USPTO, Nhật Bản – JPO, Hàn Quốc – KIPO, Singapore – IPOS,…đồng thời ấn định ngày bắt đầu tính thời hạn xét nghiệm nội dung là 12 tháng hoặc 18 tháng để các nước được yêu cầu bảo hộ phải có ý kiến chính thức về việc từ chối bảo hộ (nếu có).

Nếu quá thời hạn này mà WIPO không nhận được bất kỳ ý kiến nào của các nước được yêu cầu bảo hộ thì nhãn hiệu đăng ký quốc tế mặc nhiên được coi là có hiệu lực ở nước đó.

Khi nào nên đăng ký quyền SHTT ở nước ngoài

Bài viết dưới đây được trích dẫn từ tài liệu “Những điều chưa biết về Sở hữu trí tuệ”- một tài liệu hướng dẫn cho doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ do Trung tâm Thương mại quốc tế (UNTAD và WTO) và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO thực hiện. Bài viết nhằm cung cấp những thông tin về thời điểm đăng ký quyền SHTT ra nước ngoài và những tư vấn hữu ích.

Khi đăng kia bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước khác, thời gian là yếu tố quyết định. Nhìn chung, sẽ rất khó xác định thời điểm thích hợp để bắt đầu nộp đơn. Thời điểm chính xác sẽ phụ thuộc vào việc cân nhắc các yếu tố sau:

  • - Thời điểm bạn tung sản phẩm ra thị trường;
  • - Số lượng và khả năng tài chính để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bạn ở nước ngoài;
  • - Khả năng mà bên thứ ba có thể độc lập phát triển, sao chép hoặc bắt chước các đặc điểm kỹ thuật, kiểu dáng hoặc nhãn hiệu về sản phẩm của bạn

Tuy nhiên, có một số yếu tố quan trọng cần phải lưu ý để bảo đảm rằng bạn không phải tốn kém quá mức để duy trì quyền sở hữu trí tuệ của bạn quá sớm hoặc bạn không bỏ lỡ thời điểm quan trọng để đăng kí bảo hộ ở nước ngoài.

Nộp đơn quá sớm

Đăng kì bảo hộ sáng chế ở nhiều nước khác nhau có thể rất tốn kém và điều quan trọng là không nên bắt đầu quá trình này quá sớm hoặc bạn sẽ phải chịu các chi phí nộp đơn, chi phí dịch thuật và/hoặc phí duy trì cao tại một giai đoạn thương mại hóa sớm một cách không cần thiết. Có một cách để trì hoãn việc phải trả phí nộp đơn quốc gia, chi phí dịch thuật và phí duy trì bằng độc
quyền sáng chế là sử dụng hệ thống đăng kí sáng chế quốc tế được gọi là Hiệp ước về Hợp tác sáng chế (PCT).

Nộp đơn quá muộn

Cũng có một số lý do rất quan trọng để bảo đảm rằng bạn không nộp đơn đăng kí bảo hộ sở hữu trí tuệ quá muộn.

Đầu tiên và trước hết, đối với các quyền sở hữu trí tuệ cần phải đăng kí hoặc cấp văn bằng bảo hộ ( như sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp), có một nguyên tắc được áp dụng ở hầu hết các quốc gia là người nộp đơn đầu tiên sẽ nhận được sự bảo hộ. Đối với sáng chế, đây được gọi là “hệ thống cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn đầu tiên”. Do vậy, chờ đợi quá lâu có nghĩa là người khác đã nghiên cứu về vấn đề kĩ thuật tương tự và tìm ra giải pháp trùng hoặc tương tự để nộp đơn đăng kí bảo hộ cho cùng sáng chế trước khi bạn đăng kí, do vậy, nhận được độc quyền đối với sáng chế đó. Tương tự, đối với nhãn hiệu, nhìn chung, nhãn hiệu của bạn sẽ không được đăng kí nếu nó được coi là trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo
hộ của người khác.

Thứ hai, khi bạn đưa sản phẩm mới hoặc bộc lộ thông tin về đặc điểm kỹ thuật hoặc mỹ thuật có tính sáng tạo về sản phẩm của bạn thì nhìn chung sẽ được coi là quá muộn để nhận được sự bảo hộ. Sáng chế hoặc kiểu dáng đã được bộc lộ sẽ không đáp ứng điều kiện về tính mới và do đó, không đủ điều kiện để bảo hộ, trừ khi pháp luật qui định ân hạn.

Điều quan trọng là phải ghi nhớ rằng qui định này không được áp dụng đối với nhãn hiệu và bạn có thể nhận được sự bảo hộ cho nhãn hiệu sau khi bạn đã sử dụng trên thị trường (nhưng nhìn chung, tốt nhất là hãy đăng kí trước khi đưa sản phẩm ra thị trường).

Lý do thứ ba quan trọng cho việc không nên đợi quá lâu, đặc biệt khi bạn đã dăng kia bảo hộ ở thị trường nội địa, liên quan đến quyền ưu tiên. Quyền này có nghĩa là trên cơ sở một đơn đăng kí bình thường đối với quyền sở hữu công nghiệp được người nộp đơn nộp trước tại một nước, trong một thời hạn nhất định (từ 6 đến 12 tháng tùy thuộc vào đối tượng sở hữu trí tuệ), người nộp đơn có thể đăng kí bảo hộ ở hầu hết các nước khác. Những đơn nộp sau sẽ được coi như đã được nộp vào cũng ngày với đơn nộp sớm nhất. Tuy nhiên, những đơn sau được hưởng quyền ưu tiên đối với tất cả các đơn đăng kí cho cùng một sáng chế hoặc cùng một kiểu dáng sau ngày nộp đơn của đơn đầu tiên. Đối với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng kí được nộp ở nước ngoài sau khi thời hạn ưu tiên kết thúc có thể sẽ không được hưởng quyền ưu tiên, và do vậy, có thể không được coi là đáp ứng điều kiện về tính mới và có thể không được cấp bằng độc quyền.

Quyền ưu tiên mang lại những lợi thế thực tiễn to lớn cho người nộp đơn muốn bảo hộ sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp của mình ở nhiều nước khác nhau, tuy nhiên, nó cũng có một thời hạn rõ ràng. Những lợi thế liên quan đến thực tế là tất cả các đơn không cần phải được nộp đồng thời ở nước sở tại và các nước khác vì có 6 đến 12 tháng để họ quyết định về những nước nào cần phải nộp đơn đăng kí bảo hộ. Người nộp đơn có thể sử dụng thời gian này để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thương mại hóa sản phẩm mới. Mặt khác, người nộp đơn phải triệt để đáp ứng về thời hạn ưu tiên để nhận được
sự bảo hộ ở nước khác.

Thời hạn ưu tiên là không giống nhau đối với các loại quyền sở hữu trí tuệ khác nhau:

  • - Đối với sáng chế, thời hạn ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên. Khi thời hạn này kết thúc bạn có nguy cơ cao về việc không có khả năng có được sự bảo hộ sáng chế ở nước khác. Tuy nhiên, việc đăng kí bảo hộ sáng chế thông qua Hệ thống PCT sẽ mang lại cho bạn 18 tháng (hoặc ở một số nước là 8 tháng) để quyết định nước nào bạn sẽ đăng kí bảo hộ cho sáng chế đó;
  • - Đối với kiểu dáng công nghiệp, hầu hết các nước quy định thời hạn ưu tiên là 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên để đăng kí bảo hộ ở nước khác;
  • - Đối với nhãn hiệu, thời hạn ưu tiên cũng là 6 tháng.
Thong ke